산업재산권에는 특허, 실용신안, 의장, 상표 등 4종의 권리가 있다.

가. 발명일 것

인간의 지능적 창작활동이 특허를 받기 위해서는 그 창작은 특허법상의 발명개념에 해당되어야 한다. 특허법상 발명이란 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말한다. 발명으로 인정되지 않는 것으로 계산법, 작도법, 암호작성방법, 과세방법, 영구기관에 관한 발명 등이 있다.

나. 산업상 이용가능성이 있을 것

특허제도의 목적이 산업발전에 있으므로 발명은 산업상 이용가능해야 한다. ‘산업’은 공업, 농업, 임업, 목축업 등 생산업 분야를 말하나 운수업, 교통업 등 보조적 산업분야을 포함한다. 그러나 보험업, 금융업, 의료업은 산업에서 제외한다. 산업성이 없는 발명으로는 학술적, 실험적으로만 이용될 수 있는 발명과 발명개념에 해당되지 않는 발명이 있다.

다. 신규성이 잇을 것

특허제도는 새로운 기술을 공개한 자에게 그 보상으로 특허권을 부여하는 것이므로 발명이 특허를 받기 위해서는 신규성이 있어야 한다. 신규성이란 ‘새로움’을 갖추어야 한다는 것을 말한다. 즉, 그 기술이 특허출원되기 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되지 않았던 것이어야 하며, 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 적이 없는 것이어야 한다.

라. 진보성이 있을 것

진보성이란 발명의 창작수준의 난이도를 말하는데, 산업상 이용가능하고 신규성을 갖춘 발명이 다음 단계로서 갖추어야 될 특허요건이다. 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권의 난립으로 인하여 오히려 산업발전의 저해요인이 될 수 있으므로 진보성이 요구된다. 진보성이 있는 발명이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원시의 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도의 창작의 난이도를 갖추어야 한다. 예를 들면 공지발명들의 단순한 ‘집합발명’은 진보성이 없으나, 공지발명들의 ‘조합발명’은 진보성이 있을 수 있다.
이상의 요건을 갖춘 발명만이 특허의 대상이 된다.

특허출원이란 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 국가에 대하여 발명의 공개를 조건으로 특허권의 부여를 요구하는 의사표시행위를 말한다. 이를 실현하기 위하여 특허출원은 엄격한 서식에 따라 작성되어야 함은 물론 요구하는 제원칙에 부합되게 출원절차가 행해져야 한다. 따라서 특허출원은 ‘서면’에 의해야만 되고, ‘한국어’를 사용해야 되고, ‘양식’에 적합해야 하는 한편, ‘수수료(출원료 등)’을 납부해야 한다. 만약 출원인이 개인 또는 소기업, 중소기업의 경우에는 수수료시행규칙에 따라 출원료, 심사청구료, 등록료에 한하여 일정비율을 감면받을 수 있다.

특허출원서류는 ‘출원서’, ‘명세서’, ‘필요한 도면’ 및 ‘요약서’로 구성된다. 위 세가지 서류의 구체적인 작성은 변리사를 겸하고 있는 변호사 또는 변리사에게 위임하는 것이 합당할 것이므로 작성방법은 논하지 않는다.

발명이 특허를 받기 위해서는 특허청 심사관의 심사과정을 거치게 된다. 심사란 특허권부여의 전제로서 특허출원발명이 소정의 특허요건을 구비하고 있는지의 여부에 대하여 일정자격을 갖춘 심사관이 판단하는 과정으로서 실용신안등록출원의 무심사에 대비되는 개념이다. 우리나라 특허법은 심사주의를 채택하는 한편 심사처리의 지연에 따른 문제점 해소 및 심사의 객관성과 완전성 유지를 위하여 출원공개제도, 심사청구제도, 등록공고제도 및 이의신청제도를 두고 있다.

출원공개란 특허출원후 일정기간이 경과된 출원계속상태의 발명을 심사 진행여부와 관계없이 조기에 공개하는 제도를 말한다. 오늘날 발명추세에 있어서 기술내용이 복잡 고도화되고 출원건수가 증가함에 따라 심사처리가 지연되는 결과 심사후 발명을 공표하게 되면 공개시기가 그 만큼 늦어져 공중은 동일발명에 대하여 중복연구 내지 중복투자가 행해질 가능성이 크므로 이런 모순을 방지하기 위한 것이다.

보상금청구권의 발생 : 출원이 공개된 경우 출원인은 출원공개후 설정등록시까지 사이에 업으로서 출원발명을 무단실시한 자에 대하여 법정요건을 갖춘 상태에서 보상금을 청구할 수 있다. 단 보상금청구권의 행사는 특허권의 설정등록이 있은 후이어야 한다.

출원심사청구란 특허출원과는 별도로 ‘실체심사’의 개시를 요구하는 의사표시절차를 말한다. 특허출원에 대한 심사는 심사청구가 있는 때에 한하여 그 청구의 순서에 따라 행한다. 심사청구가 되지 않은 특허출원은 일정기간(출원일로부터 5년)이 경과하면 취하된 것으로 간주하여 심사의 대상에서 제외한다.

특허권은 특허청에 비치되어 있는 특허등록원부에 등재되어 권리설정이 되어야만 권리가 발생한다(실용신안권, 의장권, 상표권의 경우도 동일하다).

특허권의 존속기간이란 특허권을 적법하게 행사할 수 있는 법정기간을 말한다. 그 기간은 설정등록이 있은 날로부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다.

특허권도 소유권처럼 하나의 특허권을 2인 이상의 자가 공동으로 소유할 수 있다. 하지만 일반 물건의 공유와 달리 공유권에 대한 제한이 크기에 공유를 선택함에는 신중하여야 한다.
즉, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권이나 통상실시권을 허락할 수 없다.
하지만, 다른 공유자의 동의를 받지 않아도 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

특허권이 일정사유에 의하여 그 효력을 상실하게 되는 것을 말하는데, 소멸사유로는 1)특허료 불납 2) 존속기간의 만료 3) 특허권의 포기 4) 특허권의 취소 5)특허권의 무효 6) 상속인의 부존재 등이 있다.

실시권이란 타인의 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 권리를 말한다. 실시권의 종류에는 그 효력에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 구분된다. 전용실시권에는 특허권과 마찬가지로 소송을 제기할 수 있는 권한이 있음에 반하여 통상실시권에는 그러한 권한이 없다.
통상실시권 중 법정실시권의 존부에 관한 분쟁이 다수 있다.

실용신안의 보호대상인 고안은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’으로 발명에서와 같이 고도할 것을 요하지 않으며, 또한 발명이 모든 기술적 사상의 창작인데 비하여 실용신안법의 보호대상은 ‘물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안’으로 한정하기 때문에 방법, 물질 등은 보호대상에서 제외된다.

무심사 등록제도란 실용신안 출원 후 실체심사를 거쳐서 등록여부가 결정되는 것이 아니라 방식심사만을 거쳐서 선등록되는 것으로 이는 부실권리의 등록가능성이 높기 때문에 기술평가청구결과 유지결정이 있기 전까지는 자기권리를 실시하는 것 외에 제3자에 대하여 권리행사를 할 수 없다. 무심사등록출원 후 등록결정이 되는 기간은 약 3개월이 소요된다. 기술평가청구를 한 후 유지결정이 있기까지는 약 6개월이 소요된다.

특허권의 권리존속기간은 등록일로부터 특허출원후 20년이나, 실용신안은 등록일로부터 등록출원후 10년으로 되어 있어 실용신안권의 존속기간은 짧게 되어 있다. 이처럼 실용신안권의 존속기간이 짧은 것은 고안이 발명보다 일반적으로 모방이 용이하여 제품수명이 짧다는 점에 기인합니다. 특허출원의 심사청구기간이 출원일로부터 5년임에 비하여, 실용신안의 경우에는 3년으로 짧다.

이중출원제도란 특허 또는 실용신안으로 등록출원한 자는 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위내에서 동일한 내용을 특허 또는 실용신안으로 이중출원할 수 있다. 이는 1999. 7. 1. 이후에 출원된 것에 대해서만 가능하다.
이중출원이 가능한 시기는 다음과 같다.
(1) 특허에서 실용신안의 경우 : 특허결정서 등본송달 전
(2) 실용신안에서 특허의 경우 : 실용신안권 설정등록 후 1년 이내

의장등록출원에는 의장심사등록출원과 의장무심사등록출원이 있다. 물품의 특성상 유행성이 강하고 라이프싸이클이 짧은 의복류, 침구류, 사무용지제품류, 포장지, 포장용 용기, 직물지, 합성수지 등에 대해서는 의장무심사등록출원을 하여야 한다. 하지만 기타 물품에 대해서는 의장심사등록출원을 하여야 한다.

의장은 물품과 불가분의 관계이며 물품을 떠나서 존재할 수 없다. 즉, 창작된 도안을 보호하는 것이 아니라 그 도안이 적용된 물품을 보호하는 것이다. 또한 의장은 형상, 모양(패턴), 색체 또는 이들의 결합에 의한 것이어야 하며, 의장은 인간의 육안으로 식별할 수 있는 것만을 대상으로 한다. 즉 시각 이외의 감각에 의하여 인식가능한 것, 육안으로 식별할 수 없는 것, 외부에서 볼 수 없는 것은 의장의 보호대상이 될 수 없다.

의장등록출원한 의장을 등록받기 위해서는 우선 의장의 성립요건을 충족하여야 한다. 다음으로 1)공업상 이용가능성 2)신규성 3)창작성 등을 충족하여야 하고, 마지막으로 4) 확대된 선출원주의에 위배되지 않아야 한다.
선출원주의는 위와 같은 요건을 충족한 의장 또는 유사한 의장이 2이상 출원된 경우에는 가장 먼저 출원한 자만이 등록되는 것을 말한다. ?공업상 이용가능성?은 처음부터 양산을 의도했어야 하며, 단순한 아이디어에 불과한 것이 아니라 기술적으로 충분히 달성할 수 있을 정도의 물품이어야 한다.
다만, 의장무심사등록출원된 의장에 대해서는 위의 등록요건중 신규성, 창작성, 선출원주의 등을 심사하지 않고, 방식심사와 1)성립요건 2)공업상 이용가능성 3) 부등록사유 해당여부 등만을 심사하여 등록을 하고 있다.

종전의 의장법에 의하면 의장을 출원한 후 심사절차를 거쳐 등록을 하기전까지는 의장권 성립이 인정되지 않으므로 출원중에 있는 의장을 제3자가 모방할 경우 적적히 대응할 수 있는 제도적 장치가 없었다. 그러나 이런 제도적 결함을 보완한 방법이 출원공개제도이다. 즉, 출원인의 신청이 있는 경우 등록전이라도 의장출원내용을 공개토록 하고 공개후 제3자로부터 모방실시가 있는 경우에 등록후 보상금청구권을 행사할 수 있다.

의장권의 존속기간은 의장의 설정등록일로부터 15년이다.(다만, 1998. 3. 1. 이전 둥록출원된 의장권의 존속기간은 10년이다).

의장권은 등록결정서를 받은 날로부터 3월 이내에 소정의 등록료와 함께 특허청에 의장등록을 함으로써 발생한다.

의장권의 효력은 등록의장과 동일한 의장 뿐만 아니라 이와 유사한 의장에도 미친다. 이와 같이 의장권의 효력이 유사한 의장에까지 미치는 것은 특허나 실용신안에서의 기술적 사상과 달리 의장이 동일한 경우에 한정할 경우 그 보호대상이 극히 협소한 것이 되어 의장의 보호라는 제도의 목적을 달성할 수 없게 되기 때문이다.

의장권은 존속기간의 만료, 등록료의 불납(의장권의 설정등록을 받고자 하는 자는 최초 3년분의 등록료를 일시에 납부해야 됨), 의장권의 포기, 의장권의 무효나 취소, 상속인의 부존재 등의 사유로 소멸한다.

의장무심사등록제도란 유행성이 강하고 수명주기가 짧은 의복류, 침구, 마루깔개, 커튼, 사무용지제품, 인쇄물, 포장지, 포장용용기, 직물지, 벽지, 합성수지지 및 등록율이 높은 일부 물품에 대하여 방식요건과 일부 실체적 등록요건만을 심사하여 등록하는 제도로써 1998. 3. 1.부터 시행되고 있고, 출원 후 등록까지 별다른 거절이유가 없는 한 약 4개월이 소요된다.

의장권자 또는 의장등록출원인은 자기의 의장등록 또는 의장등록출원한 의장(이를 ‘기본의장’이라 한다)과 유사한 의장에 대하여 이를 유사의장으로서 출원하여 특허청의 실질심사를 거쳐 유사의장으로 등록받을 수 있다. 이 경우 발생된 유사의장권의 존속기간은 기본의장권의 존속기간에 종속되어 있어 기본의장권이 소멸되면 유사의장권도 소멸된다. 따라서 모방품이 많이 나올 가능성이 있는 물품에 대해서는 유사의장제도가 많이 이용되고 있다.

의장법은 출원대상을 명확히 하여 심사처리의 신속을 도모함과 동시에 권리범위를 명확히 하기 위하여 하나의 물품은 독립된 하나의 출원으로 하여야 한다는 1의장 1출원주의를 원칙적으로 채택하고 있다(예: 독특한 무늬 모양을 가방과 우산에 각각 적용하여 모두 보호받고자 하는 경우 2개의 의장등록출원을 하여야 한다). 그러나 예외적으로 한 벌로 사용되는 품목으로서 전체적으로 동일성이 있는 경우에는 하나의 출원으로 심사, 등록할 수 있도록 하는 한 벌 물품의장제도를 두고 있다.
한 벌 물품의장으로 출원할 수 있느 물품은 한 벌의 끽연용구 세트, 한 벌의 커피 세트, 한 벌의 오디오 세트, 한 벌의 응접 세트 등 31개 물품에 한정된다.

현행법상 1의장은 반드시 독립된 1개의 출원서로 출원하여야 하나, 의장무심사등록출원에 한하여 20이내의 의장을 1출원서로 출원할 수 있게 하여 출원절차를 대폭 간소화하며 출원료 등 비용부담을 경감하여 주는 제도이다.

의장은 모방이 용이하고 유행성이 강하므로 의장권자가 사업실시준비를 완료하지 못한 상황에서 의장이 공개되는 경우에는 타인의 모방에 의한 사업상 이익을 모두 상실할 우려가 있다. 따라서 의장등록출원시 출원인의 신청이 있는 경우에는 의장권의 설정등록일로부터 3년이내의 기간동안 공고하지 아니하고 비밀상태로 유지할 수 있도록 하고 있으며, 출원인은 이 기간 내에서 실시 시기를 결정할 수 있다.

상표는 자기의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 기호나 문자, 도형, 입체적 형상 등이다. 상표법에 의하면 상표라 함은 “상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들의 결합, 이들과 색채의 결합이다”라고 하고 있다.
우리나라에는 없지만 미국에는 냄새상표, 소리상표 등이 있다. 냄새나 소리가 자신의 제품을 확실하게 나타낸다면 그것이 바로 상표가 될 수 있는 것이다.
상표는 상품을 출처를 나타내는 표장이고, 서비스표는 광고업, 금융업, 요식업 등 서비스업의 출처를 나타내는 표장이다. 서비스표에 관한 법리는 모두 상표에 관한 것이 준용되고 있으므로 넓은 의미에서 상표라고 하면 서비스표도 포함되는 것이다.

가. 상표와 상품

상품의 명칭은 예컨대 ‘소주’, ‘맥주’ 같은 것이고, 상표는 ‘진로’,‘그린’ 혹은 ‘OB', '하이트’ 등이다. 그런데 예외적으로 상표가 곧 상품명칭인 것들도 있다. 예컨대, ‘초코파이’는 실제로는 상표였는데 이것이 제품명칭과 같이 사용되고 있다.
한편, 'JEEP'는 외국의 자동차의 상표인데 우리나라에서는 차의 한 종류의 명칭이 되는 것도 있다. 이런 것은 상표권자가 상표관리를 잘못해서 그렇게 된 것으로서 이렇게 되면 누구든지 그 상표를 마음대로 사용할 수 있게 되므로 상표권의 효력이 없어지게 된다. 그러나 일반적인 제품명칭과 상표는 엄연히 구별되는 것이다.

나. 상표와 상호

상표는 개개의 제품에 대하여 그 제품이 누구의 제품인지를 나타내는 표장(기호, 문자, 도형 등)이라면, 상호는 사업자의 이름이다. 그런데 상호이면서 상표인 것들도 있다. 예컨대 ‘하이트’같은 것이 바로 이러한 것이다. 즉 상호란 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표시의 일종이며 문자로 표현되고 호칭되는 것을 말한다. 상호를 선정한 자는 그 상호의 등기와는 관계없이 타인의 방해를 받지 않고 동일행정구역내에 상호를 사용할 수 있는 권리를 갖는다.
다만 최근 기업이미지 통일화 전략(Corporate Identifcation Program)에 따라 상호와 상표를 일치시키고 있는 것이 국제적 추세인 점(상표의 상호화 또는 상호의 상표화 현상)과 상호가 상품표지로 사용되고 상표로서 등록요건을 갖추어 등록된 경우에는 법률상 상표로서 보호되는 상호상표가 점차 늘고 있어 상호간의 기능이 중첩되는 경우가 많아지고 있어 상표와 상호간의 분쟁이 증가하고 있다.

다. 상표와 도메인

도메인네임이란 인터넷상에서 연결되어 있는 컴퓨터들의 기계적인 주소인 IP Adress 대신 이용자가 쉽게 알 수 있도록 문자로 표기한 것을 말한다. 현재 도메인네임을 등록할 때 특허청에 등록된 상표들과 대비하는 절차가 없기 때문에 동일하거나 극히 유사한 표장들이 도메인네임과 상표로 중복 등록되어 있는 실정이다. 이때 등록권리자가 같다면 문제가 없겠지만 각기 다른 경우에는 권리분쟁의 소지가 있다.
상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인네임의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인네임 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처표시로서의 기능도 하게 되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 먼저 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼 값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting)행위가 증가함에 따라 상표와 도메인네임간의 분쟁이 증가하고 있는 추세이다.
원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인네임을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인네임을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지도 않고 있다.
위와 같은 도메인네임 등록자와 기존 상표권자 사이의 분쟁을 국내 사례를 중심으로 소개하고자 한다. 국내에서는 미국처럼 사이버스쿼팅에 관한 특별법이 없어서 상표법이 부정경쟁방지법을 적용하여 법률적 판단을 하고 있다.
(1)도메인 네임 등록자가 웹사이트에서 상표권자와 동일, 유사한 영업을 하는 경우에는 상표권자가 승소하였다.
(2) 그에 반하여, 상표권자와 다른 업종의 영업을 하는 경우에는 도메인네임 등록자가 승소하였다. (예 : viagra.co.kr 사례, fedex.co.kr 사례)
(3) 도메인네임을 등록만 하여두고 상업적으로 이용하지 않은 단순선점인 경우 도메인네임 등록자가 승소하였다. (예:jooyontech.com 및 jooyon.com 사례)
(4) 비상업적으로 개인홈페이지를 운영하는 경우 도메인네임 등록자에게 유리하다(예: rolls-royce.co.kr 사례)
(5) 최상위 도메인네임(예: .com 또는 .net의 경우)에 관한 분쟁은 통일 도메인네임 분쟁해결정책(UDRP)이 적용되어 세계지적재산권기구(WIPO) 등에 의하여 이전명령이 내려질 수 있다.

가. 선출원주의

상표의 등록은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자가 상표법이 정한 바에 따라 상품식별력이 있는 상표의 등록을 출원하여야 한다. 같은 날 서로 다른 2인 이상이 동일 또는 유사한 상표출원을 한 경우 이들 출원인들이 서로 협의해서 공동출원을 하든지 아니면 어느 한 출원인만이 등록 받도록 협의하여야 하는 점이 다른 권리와 동일하지만, 만약 당사자간의 협의가 이루어지지 않은 경우 추첨을 통해 한 출원인을 선택하는 것이 다른 법과 법률적 취급이 다르다.

나. 1상표1출원주의

상표등록출원은 통상산업부령이 정하는 상품류 구분내에서 상표를 사용할 1 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하는데, 하나의 출원으로 동시에 2이상의 상표를 출원하는 것이 허용되지 않는다는 의미이다.(1상표 1출원주의 원칙)

다. 지정상품추가등록출원

상표권자 또는 상표등록출원인은 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품에 상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받을 수 있다(지정상품추가등록출원) 상표등록여부가 결정되기까지 일반적으로 상표등록출원일로부터 약 1년 정도가 소요된다.

(1) 지정상품에 대하여 그 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있다.
(2) 침해행위에 대하여 민, 형사상의 구제조치가 가능하다.

(1) 상표전용권
상표전용권은 등록상표 및 그 지정상품과 동일성이 있는 범위내에서 독점적사용권으로 인정된다.
(2) 금지권
타인이 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품 또는 유사한 상품에 사용하는 것을 금지할 수 있다. 상표권자의 금지권은 등록상표 및 그 지정상품의 유사범위에까지 인정되는 점에서 광범위한 효력을 가진다.(전용권보다 넓게 인정된다)

(1) 상표권의 존속기간- 설정등록일로부터 10년, 다만 매 10년 단위로 갱신할 수 있으므로 다른 지적재산권과 달리 영구적이라 할 수 있다.
(2) 상표권의 소멸사유-존속기간의 만료, 상표권의 포기, 상속인의 이전등록불이행, 상표등록의 무효,취소 등

지적재산권자(특허권자, 실용신안권자, 의장권자, 상표권자, 각 전용실시권자 등)는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에게 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이 경우 청구의 내용은 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 기타 침해의 예방에 필요한 행위 등을 청구할 수 있을 것이다. 한편 이 경우 침해자의 고의나 과실을 불문한다.

지적재산권을 침해한 자에 대하여 지적재산권자(특허권자 등)는 침해를 한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
이 경우, 지적재산권법(특허법 등)은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하는 것으로 하여 입증을 용이하게 하고 있다.
손해의 액에 관하여는, 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하고, 한편으로는 통상실시료 상당액을 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

법원은 고의 또는 과실에 의한 특허권 등의 침해로 특허권자 등이 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여 특허권자 등의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 그 손해배상과 함께 업무상의 신뢰회복을 위한 조치를 명할 수 있습니다.

특허법 등에 규정은 없으나 민법상 부당이득의 요건을 갖추는 경우, 즉 법률상 원인없이 부당하게 침해행위를 하고 그에 의하여 재산상의 이익을 얻고 지적재산권자에 손해를 가한 자에게 그 이득의 반환을 청구할 수 있다.

특허, 실용신안, 의장의 경우 친고죄이므로 반드시 침해자를 고소해야 수사기관이 수사를 하고 처벌할 수 있다. 상표권의 경우 친고죄가 아니므로 반드시 침해자를 고소해야 되는 것은 아니다. ( 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금) 친고죄라는 것은 고소를 당한 가해자의 입장에서 볼 때는 피해자와 합의만 보면 사건이 종결된다는 의미가 있다.

친고죄 아니다. ( 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금) 친고죄가 아닌 경우에도 피해자와의 합의는 양형에 있어서 중요하다.

특허 등 산업재산권을 침해하는 행위를 처벌할 때에 그 형식적인 행위자가 법인인 경우에는 법인을 처벌함과 아울러 법인 이외에 그 행위자, 대리인, 사용인, 기타 종업원도 처벌할 수 있다.

발명진흥법상 산업재산권의 침해로 인하여 발생된 분쟁 등에 대하여 당사자가 원할 경우 특허청 내에 설치된 산업재산권분쟁조정위원회를 통해 조정을 받을 수 있다.

가. 관세법상 상표권을 침해하는 물품은 세관통관(수출입 면허 보류조치)을 금지시킬 수 있다.(관세법 제146조의 2)

나. 국내 상표권 또는 교역상대국의 상표권을 침해하는 상품의 수출입행위는 대외무역법 제44조의 불공수출입행위에 해당되어 과징금이 부과됩니다.

산업재산권이 침해되었을 경우 방해배제청구, 손해배상청구 등을 본안소송에 앞서 방해배제가처분, 손해배상에 기한 가압류나 가처분 등 보전절차가 먼저 진행되는 경우가 많다.
그런데 산업재산권 침해에 관한 보전소송에 있어서는 산업재산권(특허, 실용신안권 등)의 범위, 침해행위의 여부에 관한 구체적이고 전면적 심리가 요청되는 경우가 많으므로 당사자간에 이해관계가 크므로 신중을 기하기 위하여 변론을 거치는 것이 일반적이다. 따라서 보전소송절차에서 적극적으로 대처하여야 할 것이므로 전문가와 상담이 필수적이다.

산업재산권이 침해되었음을 주장하는 경우, 원고는 특허, 실용신안침해소송과는 별도로 상대방의 실시대상물이 자신의 특허, 실용신안권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판청구를 제기하는 수가 많다. 이에 대하여 상대방인 피고는 자신의 실시대상물이 그 특허실용신안권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 제기하게 된다. 한편, 그 외에도 본안소송의 공격방법이나 방어방법으로 제기하는 정정심판, 무효심판청구 등의 심판절차와 병존하는 경우가 많다.

특허, 실용신안 등 침해소송은 지방법원의 관할에 속한다.

경고장을 받았으면 즉시 경고장에서 침해되었다고 주장하는 특허권 등의 권리범위를 조사하여야 한다. 경고장에는 보통 침해되었다고 주장하는 특허권 등의 등록번호와 발명의 명칭, 등록일자 등이 들어있다. 그 자료를 갖고 특허청이나 특허법률사무소 등에 가서 특허공보를 찾는다. 특허공보에는 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 도면, 특허청구범위 등이 기재되어 있는데 특허권리범위는 이 중 특허청구범위에 기재된 내용에 의하여 정하여 진다.
특허청구범위의 내용을 이해하기 어려울 때는 당해 기술분야의 전문가나 변리사, 변호사 등과 상담을 하도록 하여야 한다. 또한 변호사 또는 변리사 등의 도움을 얻어 문제된 특허출원 당시 그 특허와 유사한 특허가 있는지, 외국문헌에 당해 특허가 실린 것이 있는지 등과 함께 조사하여 후일 소송에 대비하도록 하는 것이 바람직하다.
조사결과 특허침해가 아니라고 판단되거나 상대방의 특허권리범위에 속하기는 하지만 선사용권이 있어 특허권자에게 대항할 수 있는 경우에는 경고장을 발송한 특허권자에게 특허침해행위가 되지 않는 이유를 밝혀 통지해 준다. 그 통지를 받은 상대방은 통지내용을 검토한 후 그래도 침해행위라고 생각한다면 가처분이나 침해배제청구소송을 제기하게 될 것이다.
특허권자가 가처분청구나 본안소송을 제기하지는 않으면서 관련업계에 침해사실을 주장하며 광고를 하는 등 영업을 방해하는 경우에는 경고장을 받은 측에서 나서서 법원에 그러한 영업방해행위금지청구의 소 또는 특허권침해금지청구권부존재확인의 소를 제기하거나 특허청에 권리범위확인심판청구를 제기하도록 한다. 그리고 이러한 법적 대응조치와 병행하여 관련업계나 거래처에 특허권 침해사실이 없음을 적극 홍보하는 것이 바람직하다.
검토결과 특허권 등의 침해라고 판단이 되면 특허권자 등과 협의하여 실시허락을 받도록 한다. 상담과정에서 과거의 침해행위로 인한 손해배상과 앞으로 실시료 등을 약정하게 될 것이다. 이러한 절차와 아울러 상대방의 특허에 무효원인이 있는지 변리사 또는 변호사에게 조사를 의뢰하고 무효원인이 있으면 특허 등 무효심판청구를 제기하도록 한다.
특허권등 침해인지 여부가 판명되지 않을 경우에 특허청에 권리범위확인심판을 제기하도록 한다.

경고장은 특허권자나 전용실시권자가 자신의 특허권이나 전용실시권을 침해하였다고 생각되는 실시행위가 있을 경우 그 상대방에 대하여 침해사실(특허권자 등의 자신의 특허권 등의 등록번호, 발명의 명칭, 등록일자 등을 기재한 후 상대방의 침해사실을 적시), 침해행위의 중지, 보상금의 지급 등을 요구하는 서류를 말한다. 경고는 반드시 서면으로 할 필요는 없으나 후일 소송상 증거로 사용하기 위하여 우체국의 내용증명우편으로 발송하는 것이 일반적이다.
타인의 특허권 등을 침해한 자는 과실이 있는 것으로 추정되므로 일단 침해사실이 있으면 손해배상 등 민사적 구제절차를 취할 수 있다. 다만 침해죄 등 형사적 제재는 고의 있어야만 처벌이 가능하므로 상대방에게 고의가 있음을 입증하기 위하여 경고장을 보내게 된다. 한편, 경고장은 변리사나 변호사를 통하지 않고 권리자 또는 출원인이 직접 이해관계인에게 보낼 수 있다.
경고장을 보내는 목적은 특허 등 출원 또는 등록된 특허발명임을 상대방에게 알려 보상금을 청구하거나 손해배상 등을 청구할 수 있는 근거를 마련하기 위한 것이다.

-특허발명의 실시로 인한 수입중에서 특허권이 기여한 비율을 계산하여 산정하는 것이 일반적이다. 예를 들면, 어떤 특허발명을 실시하여 얻은 총수입을 100으로 치고 그 수입가운데 특허권이 기여한 비율을 계산하여 여기에 총수입에 대한 이익률을 곱하면 특허권의 실시료 기준액을 구할 수 있다. 총수입 가운데 특허권이 기여하는 비율이 20%로 산정되고, 이익률이 총수입의 10%라면 20%*10%하여 2%가 사용료율이 된다. 실시료의 하한선은 그 특허발명의 개발비가 될 것이고 특허사용에 의한 예상수익, 상대방이 개발한 경우 들게 되는 비용, 실시의 난이도 등이 고려될 것이다.

-특허실시료의 징수방법은 일시에 지불받는 방법과 판매고에 다른 비율에 의하여 얻는 방법, 양자를 결합하는 방법 등 수없이 많은 방법이 있을 수 있다. 특허실시에 따른 사업의 위험이 예상될 때에는 일시금 정액지불방법을, 사업확장에 따른 수입의 확보를 위하여는 판매고에 따른 실시료율을 정하는 방법이 좋을 것이다.

-실시계약은 체결하는 목적에 따라 실시권리의 내용, 권리범위(시간적,지역적) 등에 대하여 검토하여야 한다. 기술내용, 실시조건을 명확히 하고 실시기술 제공을 누가하는지, 특허권무효시 사용료의 지급정지 또는 기지급사용료의 반환여부에 관한 규정을 두어야 한다.

-크로스 라이센스(cross license, 상호실시권)란 특허권자와 실시권자 또는 특허권자 상호간에 특허권 실시기간중에 얻은 개량기술에 관한 특허권를 무상으로 실시할 권리를 인정하거나 상대방의 기존 특허권을 무상으로 실시할 수 있도록 사전에 허락함으로써 인정되는 실시권을 말한다.
먼저 계약당사자간의 특허권의 가치의 동등성 여부를 고려하여야 한다. 상대방회사의 특허권이 자사에 얼마나 중요성이 있는 것인지 검토하여야 한다. 상호실시키로 한 특허권의 재실시권(sublicense)을 인정하는지도 명백히 해 두어야 한다. 그리고 계약당시 예상치 못한 월등한 개량발명이 있는 경우에도 상호무상실시 대상에 포함시키는지 여부도 고려하여야 한다.

영업비밀제도의 목적은 건전한 경쟁질서의 형성, 기업의 기술개발 및 이전계약 등 촉진, 영업비밀침해에 대한 실질적인 구제제도의 확립, 특허나 저작권제도를 보완하는 기능을 한다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호에 의하면 영업비밀의 개념적 요소로 공연히 알려져 있지 아니하여야 하고(비공지성), 생산방법 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보로서 독립된 경제적 가치를 가져야 하며(경제적 유용성), 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 것(비밀관리성)이어야 한다고 규정하고 있습니다.
(1) 알려져 있지 않아야 한다. 판례는 “국내에서 사용된 바 없으나 국외에서 이미 공개되거나 사용한 아이디어는 영업비밀이 될 수 없다”고 한다.
(2) 경제적으로 유용하여야 한다.
(3) 비밀로 관리되고 있어야 한다.
(4) 영업비밀에는 기술상의 정보 뿐만 아니라 영업상의 정보도 포함된다. 일본의 판례 중에는 우유배달부의 고객정보도 영업비밀이라고 인정한 사례가 있다.

영업비밀에 관한 침해행위는 부정취득행위와 관련된 침해행위 및 부정공개행위와 관련된 침해행위로 크게 두가지 유형으로 구분할 수 있다. 한편, 부정경쟁방지법에서는 영업비밀침해행위를 6가지 유형으로 나누어 한정적으로 열거하고 있다. (1. 영업비밀의 부정취득, 사용, 공개행위. 2. 부정취득된 영업비밀의 악의 중과실 취득, 사용, 공개행위. 3. 고의 취득후 악의 중과실에 의한 사용, 공개행위. 4. 영업비밀의 부정공개, 사용행위. 5. 부정공개된 영업비밀의 취득, 사용, 공개행위. 6. 선의취득 후 악의 중과실에 의한 사용, 공개행위 등이다)

영업비밀 침해행위에 대한 구제방법은 크게 민사적 구제방법과 형사적 구제방법으로 구분할 수 있다.

가. 민사적 구제방안
(1) 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방청구권
(2) 영업비밀침해에 대한 손해배상청구권
(3) 신용회복청구권
(4) 침해행위금지 등 가처분 또는 침해에 기한 가압류

나. 형사적 구제방안
영업비밀 침해행위자에 대하여 영업비밀침해죄로 처벌할 수 있다. 다만, 고소가 있어야 처벌이 가능한 친고죄이다.

다. 행정적 구제방안
경쟁회사의 인력을 부당하게 유인, 채용하여 경쟁회사의 사업활동을 심히 곤란하게 할 정도로 방해하는 행위는 불공정거래해위에 해당되고, 공정거래위원회는 그 행위의 중지, 법위반사실의 공표 등의 시정조치를 취할 수 있고 과징금을 부과할 수도 있다(독점규제및공정거래에관한법률).

현대 정보화 사회에서 영업비밀은 중요성이 더욱 커져가고 있는바, 지적재산권으로 보호되고 있다. 코카콜라의 원액의 성분과 배합방법은 100년 이상 유지되어 온 대표적인 영업비밀이다. 코카콜라는 이 비법을 은행의 금고에 넣어 극비리에 관리하고 있다. 이처럼 철저한 영업비밀의 관리가 코카콜라의 100년 패권을 가능하게 했다. 그러나 영업비밀은 유지하고 관리하기 쉽지 않은 문제점이 있는바, 어떤 회사가 영업비밀을 획득하기 위해서 경쟁회사의 직원을 채용한다면 오랜 노력을 기울여 축적한 영업비밀도 하루 아침에 물거품이 될 수 있는 한계를 갖고 있다.
이와 관련하여 영업비밀을 취급하였던 피용자가 다른 경쟁회사로 전직하려고 하는 경우, 이를 못하게 금지청구를 할 수 있다.

가. S전자 전직금지가처분 사건
국내 굴지의 S전자가 벤처기업으로 자리를 옮긴 직원들을 상대로 3년간의 전직금지가처분신청을 하였는데, 법원은 S전자의 손을 들어주면서 1년간의 전직금지를 인정

나. 그외에도 이와 유사한 전직금지가처분 사건 다수 있다(모나미 대 마이크로사, 모노머 사건 등)

코카콜라의 원액성분과 배합방법, KFC의 양념원료 등이 대표적으로 오랜 기간 동안 보호되고 있는 영업비밀이다. 만약 코카콜라가 제조방법을 영업비밀로 하지 않고 특허로 출원했다면 코카콜라의 100년 패권은 유지될 수 없었을 것이다. 왜냐하면, 특허는 기술내용이 공개되고 보호기간도 20년으로 짧으나, 이에 반해 영업비밀은 내용이 공개되지 않고 보호기간도 영구적이다.
사례에서 알 수 있듯, 잘 관리된 영업비밀은 때론 특허보다 나을 수 있는바, 기업들은 영업비밀 보호전략을 가져야 한다.

기업은, 첫째, 영업비밀 보호정책을 세워야 한다. 벤처기업일수록 영업비밀보호가 절실함에도 이를 허술하게 취급하는 경우가 많은데 소 잃고 외양간 고치는 일이 없기 위해서는 무엇을 영업비밀로 할 것인지를 우선 정하고 구체적인 영업비밀 관리규정과 매뉴얼을 만드는 것이 필요하다.

둘째, 엄격하게 비밀관리를 해야 한다. 아무리 유용하고 알려져 있지않은 정보라고 해도 비밀로 관리되고 있지 않다면 영업비밀로 법의 보호를 받지 못한다. 영업비밀이 포함된 모든 자료에는 ‘대외비’표시를 하고 접근할 수 있는 사람도 제한해 놓아야 한다.

셋째, 영업비밀보호의 관건은 역시 내부자임을 명심해야 한다. 모든 직원에게 정기적으로 영업비밀보호의 중요성과 이를 어길 경우 법적 책임에 대하여 교육하고, 영업비밀보호각서를 받고 이를 누설할 경우 해고될 수 있음과 직원이 퇴사를 할 경우에도 영업비밀을 계속 준수할 의무가 있음을 알리고 미리 영업비밀보호각서 및 경업금지 각서(경업금지 기간, 범위, 장소를 최소한으로 정하여)를 받는 것이 좋다.

넷째, 영업비밀을 교류할 필요가 있는 제3자와는 반드시 비밀유지조항을 그 계약의 내용으로 포함시키는 것이 좋다.